5th Market v. Chicago Mercantile Exchange證券交易專利案-- PTAB判顯而易見

本案原告 5th Market Inc. 公司，於2008年在德拉瓦州地方法院（District of Delaware），對於芝加哥股指期貨商業交易所（CME ：Chicago Mercantile Exchange Inc. ）提起專利侵權訴訟，主張其第 7,024,387號專利被芝加哥交易所侵害，該’387號專利，係關於證券市場中附條件訂單交易（conditional order transactions）之自動系統。

其實，美國專利侵權訴訟牽涉範圍極廣，絕對不是只有ICT資通產業    或Bio Pharma生醫產業而已，實際上，以這十年為例，銀行、保險和證券業也是專利炮火烽天，以芝加哥交易所為例，它2001年就被eSpeed以第4,903,201號華格納專利（Wagner Patent：得於電子平台藉電腦化媒合期貨交易合約的買價賣價，以完成交易之自動化的期貨交易系統）控訴專利侵權， 2002年芝加哥交易所給付eSpeed 共1500萬美金達成和解。2011年芝加哥交易所又被波士頓期權交易所（Boston Options Exchange），主張侵犯其第7,941,364號專利（其他被告還有Nasdaq等），該專利係金融票券電子交易價格改良處理器，稱為價格改良機制之價格改良次級拍賣程序。

按美國從2011年通過修正專利法之AIA發明法案後，即強化專利核發後的舉發程序，針對專利有效性，可向專利商標局(USPTO)轄下之專利審判與訴願委員會(PTAB) 舉發，提起所謂含蓋商業方法專利 (covered business method) 的CBM複審程序，此種複審程序對專利訴訟中之被告而言，是一重要策略。

本案芝加哥交易所遂對原告5th Market提出CBM複審程序舉發，基於1992年美國之第5,101,353號專利Lupien -- 一藉不活躍證券組合（dormant portfolios）部分交易增加流動性與深度（liquidity and depth）證券交易自動系統之先前技術，以及1992年之一份期貨交易委員會備忘錄（Commodity Futures Trading Commission memo）出版刊物之結合（紐約股指期貨商業交易所交易系統之執行方案-- Proposal to Implement the NYMEX ACCESS Trading System），NYMEX ACCESS交易系統係於正常交易時間後，讓客戶進行期貨與選擇權合約之電子定單匹配系統，除了交易執行功能它也提供交易報告和報價資訊，芝加哥交易所主張依此二項原告專利屬顯而易見。

PTAB於2015年8月，認為其中5個請求項屬顯而易見而無效，否決原告主張不應將以上刊物作為習知技術（prior art）之爭執。判定原告專利欠缺進步性即非顯而易見性（non-obviousness），顯而易見係指發明人將既有習知之技術元件結合起來，產生可預見結果即屬於顯而易知（obvious）而不得予以專利！5th Market 不服，遂於2016年向聯邦巡迴上訴法院(CAFC ：Court of Appeals for the Federal Circuit, Fed. Cir.) 提起上訴，現仍在審理中。

資料來源：

http://ptabtrialblog.com/wp-content/uploads/2015/07/CBM2015-00061-Granting-Institution-20150716.pdf

http://www.law360.com/articles/751538/ptab-wrongly-axed-securities-patent-claims-fed-circ-told