美最高法院Halo v. Pulse案推翻CAFC於Seagate案所提故意侵權之判斷原則

陳家駿   編譯

於Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.乙案中，Halo Electronics Inc.是一家製造電子設備組件之廠商，其發明出一種表面支架之電子組合（surface mount electronic packages），可將組合內含有之變壓器，架置於一例如電腦或網絡路由器內之電路板的表面支架（surface mount transformer）上，以避免支架經常因過熱而斷裂所設計出一種張開式的架構（open construction），Halo申請到3項美國專利（U.S. Patents 5,656,985和6,297,720與6,344,785號），嗣Pulse也在亞洲製造，並將產品銷至各市場與Halo競爭，Halo 於2007年在內華達 地院（District Court for the District of Nevada），控告Pulse侵犯其專利。

被告Pulse一方面抗辯，該專利因顯而易見（obviousness）無效，一方面也主張，其並未於美國製造且在國外銷售（未於美國國內販賣而係製造運送交付予國外買主），故無直接侵權（direct infringement）可言，提起部分簡易判決（moved for partial summary judgment），內華達地院核准，陪審團審判之法律重點係：Pulse產品自國外運至美國境內販賣是否侵權，以及Pulse自國外組件裝置成終端產品，運送進口至美國境內是否構成間接侵權（induced infringement）。

地院陪審團認為Pulse構成故意侵權，並作出三倍的損害賠償(enhanced or treble damage) ，但地院法官認為故意侵權，需具備客觀及主觀二要件（two-prong test），即原告應用清楚且具說服力的證據（clear and convincing evidence），Halo 未能成功證明，Pulse在客觀行為上，儘管有高度可能性（objectively high likelihood）構成侵權，而仍執意去作，而主觀上，侵權人係明知或因情事太明顯（so obvious）致可得而知此狀況仍為之，但地院判定，本案Pulse已證明其非無客觀理由之明顯抗辯（ “obviousness defense” that was not “objectively baseless”），  故認定Pulse不屬於故意侵害，Halo不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院（CAFC：The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）。

CAFC判定，Pulse國外所製造運送交付，但未於美國國內販賣之產品，未構成直接侵權，而於美國國內交付之產品則構成直接侵權，且該等於美國國外交付最後輸入美國之產品又構成引誘侵權（inducing infringement），由於本案地院主客觀二要件（two-prong test）本即係源至CAFC之原則，故CAFC於維持地院關於不構成故意侵害之判決。

Halo 再不服上訴至最高法院，一般程序是向最高法院申請所謂之移卷令（petition for writ of certiorari），最高法院於2015年10月19日，核准聽訟審理(grant certiorari)，按最高法院對眾多將CAFC判決上訴過來之案件，並不一定會受理，通常只挑選具有重大法律問題或意義的案件才核准聽訟，本案最高法院即准予審理。聯邦最高法院聽審將Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., No. 14-1513，以及另一性質相近之Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., No. 14-1520二案例聯合辯論裁判。

最高法院於2016年6月13日，針對CAFC就故意侵權衍生三倍損害賠償之Seagate test判斷標準，全體大法官一致認為過於嚴格而予以廢棄，蓋美專利法第35 U.S.C. § 284條係規定：......法院得增加至三倍損害賠償（.....In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed），法律文義本身，未限制法院如何去判定，亦未嚴格要求，必須符合Seagate test在客觀行為及主觀認知二個要素皆具備下方可，故最高法院推翻CAFC於Seagate案所提故意侵權判斷原則，廢棄其判決並發回重審。

參考資料：

http://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2015/10/halo-fed-cir-op-below.pdf