東德州地院認定數位標籤符合美專利法101條專利適格性要求-- Gonzalez v. InfoStream Group

尤子祥 編輯

究竟一專利是否符合美國專利法第101條專利適格性之要求，為訴訟實務上常見紛爭。即便聯邦最高法院已於Mayo案提出兩階段測試之判斷標準，然而該標準因屬抽象，各地法院在認定上仍有寬嚴不一情形，本案Gonzalez v. Infostream Group, Inc.東德州地院於2016年2月6日，提出報告及建議(Report and Recommendation)即涉及此問題。

原告Emmanuel Gonzalez獲得9項美國專利，主要是關於將網站貼上數位標籤之方法(method for digitally labeling websites)[1]。被告InfoStream Group則是一設計研發和運用網站與系統之公司[2]。除InfoStream外，原告Gonzalez也與其他公司進行專利訴訟，例如New Life Ventures[3]。在各訴訟中，本案與Gonzalez v. New Life Ventures案(NLV案)皆尚未判決確定，而在NLV 案件中，請求東德州地院作出原告Gonzalez專利無效的即決判決動議(motion for summary judgment of invalidity)，Infostream 案法官於是對NLV案被告之動議提出報告建議。

NLV 主張原告Gonzalez第7,873,665號(’665號) 與第7,558,807號(’807號) 專利無效，因不具專利適格性。本案法院關於專利適格與否之論理如下：

最高法院在既往判例中揭櫫專利適格性之例外―自然法則、自然現象與抽象概念，並在Mayo與Alice案提出兩階段測試標準，以判斷是否具專利適格性。在NLV案中，NLV主張’665號和’807號專利無效，因其涉及｢使用標籤以促進搜尋」之抽象概念。NLC主張Gonzalez對網站貼標籤方法，早已廣泛使用於實體物品上，僅採用了數位標籤。此外，NLV也主張使用標籤歸類網站以簡化搜尋與圖書分類為同一概念，因此Gonzalez之專利涵蓋抽象概念。

然而法院認為’665號專利涉及「蒐集」某種資料與「製造」一「標籤」，即便蒐集資料可能為抽象概念，但基於已蒐集之資料再製造標籤則不涉及抽象概念。標籤代表「某種象徵性的，關於特定物品之明確的定性數據，如製造者、擁有者」(something symbolic of unambiguous qualitative data about an item, its maker, or its owner)。處理已蒐集的數據去製造某種象徵性事物，不會導向抽象概念，因為處理程序是對數據儲存特定且具體的實踐，而’807號專利也具體對網站進行描述。

依此，東德州地院建議NLV提出之即決判決動議應被否決，若NLV未於14天內提出異議，將不能對東德州地院提出再審，而僅得上訴。本建議再次展現東德州地院對專利審查寬鬆的標準，也顯現了選擇法院(forum shopping)在專利訴訟中的重要性。