台商微星技嘉於美加州地院專利侵權訴訟中打贏官司並成功要求對造Kinglite 給付律師費用

陳家駿   編譯

2016年 6月3日，我國廠商於美國專利侵權訴訟中，不但打贏官司，還成功要求對造給付我方律師費用。

新加坡之美商 Kinglite Holdings 公司 2014年 4月18日，在美加州中區聯邦地院，控訴我國廠商微星科技股份有限公司侵害其13項專利（Kinglite Holdings Inc. v. Micro-Star International Co Ltd. et al），再2個月後，又控訴我國廠商技嘉科技股份有限公司 侵害其20項專利（Kinglite Holdings Inc v. Giga-Byte Technology Co. Ltd et al），主張這二公司提起專利直接侵權訴訟（direct infringement），在法院要求下，原被告雙方同意挑選了其中6個專利及7個請求項（representative claims）進行集中訴訟（consolidated）。

但原告Kinglite嗣又就其中4個專利，申請修改動議（motion to amend）增加提起間接侵權（indirect infringement），在 2015年4月6日，法院認其欠缺理由（good cause）予以拒絕，然後，Kinglite提起修改侵權主張（infringement contentions）之動議，被告則提依訴狀請求判決（motion for judgment on the pleadings）之動議，法院雖有判定，但嗣後雙方以共同動議提出協議判決（joint motion for entry of consent judgment）結束本案Phase I Patents爭訟（二造還有其他專利訴訟），但微星等又提原告應負擔律師費之動議。

依美國專利法35 U.S.C. § 285之法條規定，“法院於特殊案件（exceptional case）中，得判定合理之律師費予勝訴之一方” ，而何謂特殊案件，雖未規定於法條之中，應依一般之意義解讀為“不常見或不平常”，本案法院認為，衡諸本案全體狀況判斷（totality of the circumstances）， 特別是審酌了原告就被告遭控訴產品，是否具有必要之processor, fast memory或video system with video memory等組件，未進行適當之調查（inadequate investigation）就起訴直接侵權，此於客觀上殊不合理，蓋其未就主張之法律實質根據（merits of the claims）作訴前之適當調查（prefiling investigation），於欠缺必要之組件下如何可能直接侵害，而有無該等組件係可輕易知悉的，竟冒然提告，此種不常見或不平常作法，已可構成所謂特殊案件。

依美國最高法院 2014年Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.（134 S.Ct. 1749 ）案之判決，考量所有之情況（totality of the circumstances），案件“於考量準據法和案例事實下，如有證據顯示，關於當事人訴訟案情實質上之強度（substantive strength of litigating position）與其它案件相比，有顯著突出之情形，或系以不合理之方法（unreasonable manner）來進行訴訟”時，則此案件可被稱爲一“特殊”案件，而法院完全有裁量權依個案認定（case-by-case exercise），本案因此核准微星等所提構成特殊案件（motion for an exceptional case）之動議，判其等勝訴應由對方即專利權人來負擔律師費，預估此等型態判決，對日後純為騷擾或威脅目的，提起無謂之侵權訴訟（frivolous litigation）之專利權人，應有相當警惕作用。 

參考資料：http://www.finnegan.com/files/upload/LES_Insights_Column/2016/Kinglite-Holdings.pdf