TLI 控告Twitter、Apple、Google、Facebook、 Yahoo 等侵害數位影像專利CAFC認非101條適格標的不具可專利性

 陳家駿  編譯

原告 TLI Communications LLC 公司（TLI），2014年在德拉瓦州（District of Delaware）和維琴尼亞州東區（Eastern District of Virginia）地方法院，對多家企業提出一系列專利侵權告訴，主要被告除AV Automotive、Hall Automotive外，另包括知名之公司如Yahoo!、Twitter、Apple、Google、Facebook等等科技業及一金融業Capital One，主張彼等侵犯TLI的一項專利（U.S. Patent No. 6,038,295，簡稱 ’295號專利），但因被告多達廿家，經Judicial Panel on Multidistrict Litigation將其以審理庭前之目的，整合於維琴尼亞州東區地院處理（TLI Communications, LLC v. AV Automotive, L.L.C. et al）。

本案嗣經地院認其非屬專利法35 U.S.C. § 101條之適格標的（patent-eligible subject matter），並以該專利獨立請求項claims 第1及25與其附屬項，因未能依35 U.S.C. § 112條明確性之要求，描述足夠之結構（recite sufficient structure），判系爭’295號專利無效而駁回原告之起訴，TLI不服遂上訴至聯邦巡迴上訴法院（CAFC ：Court of Appeals for the Federal Circuit, Fed. Cir.）。

CAFC則以最高法院在 2014年重要之 Alice v. CLS Bank案中所提出二步驟測試法予以檢驗，同意地院之裁決，即系爭專利不過僅屬於運用組織化方法，透過錄製數位影像之設備、將數位影像從錄製設施傳送至一儲存之裝置，然後於一儲存設施進行分類和管理之方法和系統，例如以行動裝置像手機等，將數位照片上傳，此方法和系統僅屬一抽象概念（abstract idea）而已， 該概念僅導向在一新生但眾所知悉之環境中，使用傳統或通用之技術（conventional or generic technology），雖能更為簡易快速地追查資料，但未能就電腦功能性（computer functionality）衍生出特定改良（specific improvement），以反映發明係解決特定技術問題（solution to a technical problem），亦未嘗試去挑戰解決網路之特定問題（challenge particular to the Internet），此為第一步測試。

於第二步測試中，專利請求項中固然描述及一電話單位、一伺服器、一影像分析單位以及一控制單位，但未能產生足以將抽象概念帶入可專利性領域之發明概念（inventive concept），故係無效，而維持原判，且無須再去論究112條明確性之問題。

值得一提的，本案CAFC作出判決的日期為2016年5 月17日，而在5天之前，CAFC才剛剛針對另一101條專利適格標的之案件Enfish v. Microsoft (No. 2015-1244) (Fed. Cir. May 12, 2016) ，作出專利有效之判決（因近年來經 Alice案後，導致諸多軟體或商業方法不具可專利性，Enfish 案是CAFC繼上次DDR Holdings v. Hotels.com, 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)案後， 第二度肯定軟體還是具可專利性判決），但5天之後作出相反之認定，但這二案之法官為同一人，可見依不同事實或不同技術，還是有不同之認定結果。

參考資料：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1372.Opinion.5-12-2016.1.PDF

http://ipkitten.blogspot.ca/2016/05/federal-circuit-distinguishes-enfish-in.html