CAFC於美最高法院Alice案後認定軟體具可專利性 -- Enfish v. Microsoft案中二步驟測試法之判決
陳家駿 編譯
關於電腦軟體與商業方法（software
and business methods）可專利性（patent-eligibility）的問題，經過最高法院在 2014年6 月19日，所作出著名之 Alice Corp. Pty Ltd. v. CLS Bank International（134 S. Ct. 2347）指標性的判例（landmark decision）乙案中，揭櫫Mayo/Alice inquiry二步驟測試法則 。之後，約至少有75%以上之比例，許多地方法院都依此二步驟測試法，大幅宣告許多軟體或商業方法乃不具可專利性之抽象概念。
本案Enfish LLC
v. Microsoft Corp. (No. 2015-1244) (Fed. Cir. May 12, 2016) ，起緣於Enfish LLC公司，2012年在加州中區聯邦地院，控告Microsoft的ADO.NET軟體，侵害其第604 與775號（U.S.
Patent Nos. 6,151,604 and 6,163,775），二件關於具有自我指涉功能資料庫（self-referential
database）專利，Microsoft 遂以最高法院之Alice案
，挑戰Enfish軟體資料庫，屬不得為專利之適格標的，果不其然，加州中區法院受Alice案影響，以簡易判決（summary judgment），判定該二件專利中所有之請求項（all claims）均係不適格（patent-ineligible），系爭5項專利請求項中有4項，依35
U.S.C. § 102規定，因得以被先前公眾銷售可預期性（anticipated
by the prior public sale）而屬無效。
依最高法院2014年Alice Corp. Pty Ltd. v. CLS Bank International （134 S. Ct. 2347）案，判該專利屬非適格標的，而 Alice案所提出二步驟或二階段測試法，係美最高法院於其2012年Mayo Collaborative Services v.
Prometheus Laboratories, Inc., 案結合Alice案，所建立之2-step法律架構（two-part patent-eligibility test ，亦稱Mayo/Alice
inquiry），作為可專利適格之判斷基礎。其第一步驟判斷：專利請求項是否導引(directed to) 一不得予以專利的概念(patent-ineligible concept)，亦即是否係自然法則、物理/自然現象或抽象概念（abstract idea），若肯定則將不具專利適格性。但仍需再進入第二步驟判斷：檢視專利範圍所有請求項元件（claim’s elements包括個別或結合元件），是否將該請求項之性質轉化（transform）為具patent-eligible的發明概念（inventive concept），以致具備比單純抽象概念實質上有更多之內涵者（significantly
more than abstract concept），如是即得予以專利。
請求項Claim 47：一項在電腦記憶體中儲存與回覆資料方法，包括以下步驟：根據一邏輯表格配置前述記憶體，所述之邏輯表格包括：一複數邏輯橫列（row），每一所述之邏輯橫列包括一物件辯識數字，辨認出所述之邏輯橫列，每一邏輯橫列對應到資訊的記錄; 一複數邏輯直行（column即一欄），貫穿與所述之邏輯橫行交叉，對複數邏輯單元加以定義，
每一邏輯直行包括一物件辯識數字，來辨認出每一所述之邏輯直行，並在所述表格內所儲存之資料作索引目錄。
原告’604 與’775號專利係一創新電腦資料庫之邏輯模式（logical model），該邏輯模式是一電腦資料庫之資料模式，說明各種資迅元素如何互相關聯互動，此模式一般會產生特定之資料表格，但其並不會去描述那些表格bits and bytes電腦記憶單位位元，在記憶體裝置內係如何被安排，與傳統之邏輯模式相反的，本件專利邏輯模式將所有的資料包涵在一個單一表格內，而於同一表格內直行由橫列加以定義（with column definitions provided by rows），此專利中稱為資料庫自己參考性質（self-referential property），是一個關於自我重新格式化運用表格形式組織資訊觀念的資料庫（self-reformatted database for "organizing information using
tabular formats”）。加州中區地院判此屬非專利之適格標的。
Enfish不服加州中區地院判決，上訴至聯邦巡迴上訴法院（CAFC ：Court of Appeals for the Federal
Circuit, Fed. Cir.），CAFC於2016年5月12日廢棄原判而判定，Enfish之軟體係導引一項電腦操作方法之特定改良，而在自我指涉資料庫表格具體呈現（embodied in the self-referential table），將傳統之資料庫上增添了例如增加彈性、加速搜尋時間、以及減少記憶需求等利益，甚且，進而認為這些發明縱使是在一個一般目的之電腦上運作（general-purpose computer），或是一項未界定於一項物理原件關連（reference
to physical components）之改良，皆無損及其可專利性（很多人誤以為Alice案係因一般目的之電腦運作或未界定於一項物理原件關連之改良而不得專利），既然此種改善電腦功能的電腦軟體並不是抽象觀念，根本不屬於第一步驟所謂導引一抽象概念而得予專利，所以連第二步驟之判斷都省了！
其實，在一片無限上綱附和Alice案而致諸多軟體不具可專利性打壓聲中，這已是CAFC繼上次DDR Holdings v. Hotels.com, L.P., 773
F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)案後， 第二度肯定有些軟體還是具可予專利的。另，附帶一提，無論Enfish軟體可否專利，CAFC倒是維持原審Microsoft並未侵害專利之認定。
參考資料：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1244.Opinion.5-10-2016.1.PDF