CAFC 於Howmedica & Stryker v. Zimmer案專利申請範圍解釋差異化原則並判決均等論失權效

陳家駿  編譯

本案源於 Howmedica Osteonics 與 Stryker Ireland 二家公司（合稱Stryker ），向紐澤西州地院（District Court for the District of New Jersey）起訴，控告Zimmer與Wright Medical Technology和Smith & Nephew三家公司（合稱Zimmer），侵害其第6,475,243號美國專利（Howmedica Osteonics Corp., Stryker Ireland Ltd. v. Zimmer, Inc., Wright Medical Technology, Inc., Smith & Nephew, Inc.），Stryker主張該侵害屬於專利請求項（claims of patent）之文義侵權（literal infringement）。

系爭專利係用於義肢髖關節植入托座裝配（socket assembly used in prosthetic hip implants），其具三個組件：一個外罩構件與一軸承構件，共同替換骨盆部位托座，與一股骨的組件，大腿骨之球形終端與托座結合，在義肢髖關節替代中，一外罩設置被植入至病人之骨盆，然後一軸承設置固牢在外罩，該軸承於是得以承受病人大腿骨球形終端。

有時還有第四個組件 -- 金屬的固牢設置或套管（sleeve），可適用於外殼罩與軸承之間，但不論是否有套管，擁有專利之外罩可提供此二者固牢方式中之任一種，因其得含有一個凹處與一錐形的表面，然而，此凹處之位置與外罩中之錐形間的相關性至為重要，請求項明確指出 ，凹處與錐形係被並列放置或互相並列（“juxtaposed” or in “juxtaposition” with one another），且所放相關位置必須恰當，以使彼此呈現各自有效力度得被維持。

地院於進行專利申請範圍解釋時（claim construction），將關鍵詞關連位置（relative location），依請求項第20, 27, 41及53項，解讀為凹處被放於順延著錐形表面實質之中間位置以確保各自之力度不被抵銷（“the recess is essentially midway along the taper such that the effectiveness of each is not compromised.”），外罩中之錐形內在與金屬的固牢構件（即sleeve）之錐形外在互匹配牢固至軸承構件，如此解釋套管（sleeve），Stryker即無從再主張Zimmer文義侵權，因Zimmer產品中並無套管，故Zimmer依該馬克曼裁定（Markman Order），申請不侵權之即席或簡易判決（motion for summary judgment of non-infringement）。

但Stryker並未去修改其侵權主張（infringement contentions），卻反而以均等論去爭執Zimmer於實質之中間位置仍構成侵權，但地院核准被告不侵權之簡易判決，理由是Stryker當初未修改其侵權主張追加均等論（DOE：doctrine of equivalents），故在簡易判決階段排除其DOE之爭論，Stryker不服地院判決，針對專利申請範圍解釋和被禁止其主張均等論，上訴至聯邦巡迴上訴法院（CAFC ：Court of Appeals for the Federal Circuit, Fed. Cir.）。

就專利申請範圍解釋部分，Stryker要求CAFC集中在請求項之通常文字（plain language），去查看字典定義，並提出“juxtaposed with” 和“in juxtaposition with”二詞之定義，解讀為凹處與錐形表面彼此被放在附近，但CAFC認為，有時仰賴特定字詞之字面與通常意義（plain and ordinary meaning），無從解決二造間之爭議而不恰當，本案太集中於juxtaposition這個字，但忽略類似像effectiveness等字，致無法解決凹處與錐形表面彼此關連放置，以滿足請求項文字整體解讀。

CAFC以為解釋申請範圍，首應著重書面描述（written description）--即請求項本身文字及其前後文，以相關技術領域中具通常技藝或知識者（person having ordinary skill in the relevant art 或稱 skilled artisan）之角度從書面描述去解讀，故其集中於專利說明書（patent specification）作為判斷依據，該說明書中描述如何有效放置關於固牢彼此間位置，即凹處被放在延著錐形表面實質之中間位置，錐形表面被區隔為上下層二個切段，使得錐形表面產生力度，不需藉由凹處居間之作用，CAFC認為以專利其中每個描述與圖示，均可支持該結論。

雖Stryker爭執：實質之中間位置之限定不過是一較佳實施例（preferred embodiment）而已，且地院之解釋違反專利申請範圍之差異化原則（doctrine of claim differentiation）已屬不當，惟CAFC認為因附屬項之範圍，本來就被假定為較其所依附之獨立項來的狹窄，差異化原則不過是一參考性的準則而已，並非應嚴格遵守之規範（not conclusive; it is a guide, not a rigid rule），故專利差異化原則性質上本來是一可加以辯駁的推論（rebuttable presumption），只要書面描述或專利申請歷史過程（prosecution history）中有相反之解釋即可予以推翻，本案書面描述內已清楚敘明，且申請過程中也有如地院所認定之文字，且附屬請求項第 25與32亦皆以實質之中間位置（essentially midway）文字表示，故CAFC判定地院以這些內部證據（intrinsic evidence）來解讀洵屬正確。

另，依紐澤西州地院之當地專利法規（Local Patent Rules）LPR 第3.1(e)規定：於初始時程預定會議後14天內，主張專利侵權之當事人應送達當事人並“揭露所主張之專利請求項（disclosure of asserted claims）及侵權之主張（infringement contentions）”，其內應包含以下資訊： (e) 除了設計專利之外，是否專利中每個所主張請求項之每個限定，係由文義或由均等論來呈現。CAFC認為除非明顯是不合理、獨斷、法律上錯誤、或不符合證據與事實等，否則地院當然可執行該當地專利法規。

而於馬克曼裁定作成後，LPR 第3.7也提供了專利權人一修正主張之機制。亦即，專利權人應限期內告知對方其所主張係文義或均等論之專利侵害基礎，而得及早準備因應，詎Stryker竟未能遵循此規定，既未於侵權主張內言明適用DOE在先、而又未修改補充追加於後，CAFC因此判定，地院拒絕其未經修正逕予更換DOE主張係有所根據，並未濫用其裁量權（abuse discretion），Stryker對其均等論僅於訴狀中籠統提及保留追訴權的陳敘[1]（reserves the right to demonstrate the presence of a substantial equivalent of such an element and pursue infringement claims under DOE），而未正式於訴狀努力地提出來是不夠的（amendments to contentions to be filed with diligence），不符合3.1(e)規定，嗣其擬再作一新的DOE簡易判決主張，為時已遲而無可補救， 故 CAFC於2016年5月12日裁定維持地院原判。