CAFC全院聯席會審認定權利耗盡原則-- Lexmark v. Impression 案之判決-- 專利國內v. 國外耗盡

Lexmark International 係美國一製造販賣雷射印表機和碳粉匣（toner cartridges）之專業公司，擁有數項相關之專利，Lexmark所賣之碳粉匣有些在國外有些在美國國內，其提供買家二種選擇：一為正常版無折扣，也沒有任何限制，一為可提供予resellers（包括wholesalers, dealers與經銷商）打8折之返還版，但要求附隨單一使用/不再銷售之限制（single-use/no-resale restriction），買家於碳粉用磬時不得再使用匣子，也不能將匣子再轉讓他人，而必須返還予Lexmark，所有的買家購買時確定都有收到此種限制通知。這裡買家如直接賣給end users，或直接賣resellers，屬第一次銷售（first sale），但resellers買後再賣給end users，則非第一次銷售。

至於有無折扣之區別，在於碳粉匣內有一可聯繫印表機之微晶片（microchip），正常版的用完時可再裝填碳粉並使用匣子，而返還版中之微晶片因有可聯繫印表機監看碳粉層，防止用戶使用再灌滿之匣子，這其中的蹊蹺是，針對有打折便宜之返還版，會有第三人去收集使用過的匣子，破解該晶片另以偽晶片取代安裝於正常版，規避Lexmark的科技保護措施（technological measure），使印表機無從查驗出，而第三人將碳粉填滿後再製造成碳粉匣於市場上賣給其他人（如本案Impression Products這種公司），提供予Lexmark之印表機用戶。

Lexmark所賣之碳粉匣，所有在國內賣的都是打折之返還版，但在國外賣的只有若干才有打折版，而Impression 公司為了要在美國國內再銷售該碳粉匣而對外購買，但該限制條件卻被前述第三人破解改成可再使用（enable re-use）而違反單獨使用/不再銷售之限制，Impression公司除已在美國國內再銷售該等具專利之碳粉匣，並且也從國外購得該等碳粉匣再進口至國內，Impression的這些行為，因皆未取得Lexmark之確定授權（affirmative authorization），且就該等受限制之碳粉匣，已違反Lexmark之明示拒絕（express denial）授權他人從事再銷售與再使用（resale and reuse）。

因此，Lexmark向俄亥俄州南區地院（District Court for the Southern District of Ohio），就Lexmark之美國國內有再銷售再使用限制之返還版（後遭破解修改），以及Lexmark於國外賣的所有返還版和正常版，被Impression買來再銷售行為，對其提出美專利法第35 U.S.C. § 271(a)條專利直接侵權訴訟（但未控告Lexmark在美國國內第一次銷售的正常版），Impression即使知悉Lexmark明示拒絕授權他人再銷售，仍然以智慧財產權法上之權利耗盡原則（exhaustion doctrine，或稱第一次銷售原則 (first sale doctrine)）作為抗辯（未就侵權性和有效性抗辯），嗣地院判一部侵權一部不侵權，Lexmark與Impression均不服，各自上訴至聯邦巡迴上訴法院（CAFC ：Court of Appeals for the Federal Circuit, Fed. Cir.）。

CAFC判定，當專利權人於銷售其含專利之物品， 附有一再銷售及再使用（resale and reuse）之限制且傳達至買方時，專利權人並未授予買方權利，去從事其所禁止之再銷售或再使用，亦即專利權人並未耗盡 第271條得予追究買方侵害專利之權利，甚至還可追究知悉該限制情事下游買方（downstream buyers）。

同時，於國外銷售含美國專利之物品，當由美國專利權人所為或受其核准時，即使未附帶任何權利保留，也不會耗盡該專利權人所有之美國專利權限，並認定於國外銷售之場合，如欲限縮或對抗專利權之行使，被告只能依靠明示或默示授權（express or implied license）而已，而非依專利耗盡原則。

基此，CAFC於2016年2月12日作出全院聯席審理判決（Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc., No. 2014-1617, 2014-1619 (Fed. Cir. Feb. 12, 2016) (en banc)），撤銷地院關於在美國境內第一次銷售返還版產品不侵權之判決（即認定構成侵權），但肯認維持原判關於在國外第一次銷售構成侵權之判決，本案發回地院再審理。

然後Impression不服，上訴至最高法院（Supreme Court），已向最高法院申請移卷令（petition for a writ of certiorari），本案迄不知最高法院是否核准聽訟審理（grant certiorari）。

參考資料：

http://patentlyo.com/media/2016/02/14-1617.Opinion.2-10-2016.1.pdf

http://patentlyo.com/media/2016/03/Impression-Products-v.-Lexmark-cert-petition-no-appendix.pdf