CAFC 依最高法院要求其按最高院Commil v. Cisco之判例原則 --- 於Warsaw v. NuVasive案重新認定引誘侵權

陳家駿/陳詠珊

美商Warsaw Orthopedic是一製造整形外科手術產品的公司，與其關係企業Medtronic Sofamor Danek 美國公司 (簡稱MSD) ，對於同樣是製造醫療器材用品的NuVasive公司，在加州南區地院提起專利侵權訴訟， 主張NuVasive 侵害其所擁有，編號分別是5860973名稱為“側向移植人工脊柱”，與編號6945933名稱為“微創手術與創口拉撐之器具與方法” 的兩項美國專利。

隨後NuVasive也不甘示弱，對Warsaw等提出侵害NuVasive之第7,470,236號名稱為“肌電圖系統” 專利侵權之反訴（counterclaim），加州南區地院判定本訴之專利皆有效且構成侵害而判賠，至於反訴部分，地院陪審團判定（jury verdict），使用MSD所提供之NIM-Eclipse設備的客戶即醫生，構成’236 號專利之直接侵權，而MSD自己則構成引誘侵權（inducing infringement） 。

二造及MSD皆不服均上訴至聯邦巡迴上訴法院（CAFC：Court of Appeals for the Federal Circuit, Fed. Cir.），CAFC於2015年3月維持原判（Warsaw Orthopedic, Inc. v. NuVasive, Inc., 778 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2015)），但CAFC認為Warsaw本身未生產專利產品，而是授權給MSD製造，因此Warsaw專利被侵害無法計算出實際損失金額，故廢棄地院對侵權損賠金額計算的部分判決，發回地院重審合理授權金(reasonable royalty)，但本篇僅介紹引誘侵權部分之後續發展。

MSD等再不服上訴至最高法院，向最高法院申請移卷令（petition for writ of certiorari），當CAFC判後之同年5月，適逢最高法院剛剛判完有關引誘侵權之Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.,（135 S. Ct. 1920 (2015)）案，MSD乃向最高法院提出GVR之申請（GVR：grant certiorari, vacate, and remand），即准予移卷、撤銷原判並予發回審理。

MSD向最高法院上訴之理由，就是CAFC判決未正確地依美專利法第35 U.S.C. §271(b)條，如同最高法院於Commil案與Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011)案中所揭示，去適用關於引誘侵權之測試法則，最高法院核准聽訟審理並於 2016年1月頒GVR，撤銷CAFC判決並發回（vacatur and remand），要求CAFC考量依Commil案重審（ Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. v. NuVasive, Inc., 136 S. Ct. 893 (2016)）。

按最高法院在Commil案中之重點為，引誘侵權之被告主觀上相信系爭專利應屬無效（belief-of-patent-invalidity），這種善意之信任（good-faith belief）不得作為抗辯，實務上侵權者倚賴律師所發之專利無效的法律意見書（invalidity opinion letters），不當然就可作為有效之抗辯（注意：引誘侵權被告就專利不侵權之法律意見書，則不在此涵蓋之範圍內），而依271(b)條規範主觀要件，故專利權人應證明，引誘侵權被告對其誘使行為會導致構成侵權之事實，有知悉（have knowledge）或故意視而不見（willful blindness ）。

發回後CAFC重審，認為本案只有一個爭點，即究竟有無實質證據證明MSD知悉其指示醫生侵害系爭專利，嗣於2016年6月3日判定，根據Global-Tech案知悉可以從情況證據（circumstantial evidence）證明，而基於NuVasive所提證據，依’236 號專利請求項中之限定（limitations of the claims），MSD應已知悉其NIM-Eclipse設備指示醫生， 這是因最高法院發回與請求項1中唯一有關之限定即停止步驟（“stopping” step），其係要求增加所述刺激信號强度層面，直到所述預先決定之神經肌肉的反應，被所述刺激脈衝所探引出 ，而且在所述預先決定之神經肌肉反應被偵測到之後，立即“停止”放射所述刺激信號。可見由此停止步驟，MSD應已知悉（或故意視而不見）其客戶即醫生，於使用該設備會侵害’236 號專利無疑。故，即使再考量最高法院Commil案後，CAFC仍繼續維持（reaffirm）地院之判決與CAFC自己先前所判結果，僅將判決理由予以修補。

參考資料：

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/13-1576.Opinion.5-25-2016.1.PDF

http://patentlyo.com/patent/2016/06/infringement-procedural-reasonable.html

http://www.ipwatchdog.com/2015/05/27/good-faith-belief-of-patent-invalidity-is-no-defense-to-induced-infringement/id=58126/